Am 31. Januar 2020 hat das Vereinigte Königreich (VK) die EU verlassen. Der Übergangszeitraum, in dem das VK noch Teil der Zollunion und des Binnenmarktes bleibt, endet mit Ablauf des Jahres 2020. Von der Möglichkeit, den Übergangszeitraum zu verlängern, wurde kein Gebrauch gemacht. Was das für die Inhaber von Marken, Patenten und Designs in Europa bedeutet. Gastbeitrag von Dr. Daniel Kendziur, Simmons & Simmons LLP
Klonung von Unionsmarken
Eine am Stichtag 31. Dezember 2020 eingetragene Unionsmarke erhält automatisch einen “UK-Klon”, also eine identische UK-Marke einschließlich des Prioritätsdatums der Unionsmarke. Dies gilt jedoch nicht für Unionsmarken, die sich am 31. Dezember 2020 noch im Anmeldestadium befinden. Den Anmeldern wird in diesem Fall eine Frist von neun Monaten eingeräumt, während der sie aktiv eine neue UK-Marke anmelden und dabei die Priorität des Anmeldedatums der Unionsmarke beanspruchen können.
Die gleichen Regeln gelten für nach dem Madrider Markenabkommen und dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen international registrierte IR-Marken, die die EU als Schutzgebiet benannt haben.
Ab 1. Januar 2021 können nationale UK-Rechte nicht mehr in Widerspruchsverfahren gegen Unionsmarkenanmeldungen vor dem EUIPO herangezogen werden. Sämtliche dann anhängige EU-Verfahren, die sich ausschließlich auf UK-Rechte stützen, werden zurückgewiesen werden. Umgekehrt gilt das nicht: Verfahren vor dem UKIPO gegen nationale UK-Marken basierend auf einer Unionsmarke werden auch nach dem 1. Januar 2021 fortgeführt, und zwar auf der Basis des Rechts, das im Übergangszeitraum gilt. Die Entscheidung ist dann aber beschränkt auf das Vereinigte Königreich, wo es ab nächstem Jahr automatisch den “UK-Klon” gibt.
Probleme können in Zukunft dort entstehen, wo die rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke oder deren Bekanntheit nur unter Berücksichtigung von deren Benutzung auch im VK nachgewiesen werden kann. Entsprechende Daten können ab 1. Januar 2021 nicht mehr berücksichtigt werden.
Nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Am 1. Januar 2021 bestehende nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden im VK für die verbleibende Schutzdauer automatisch als “UK continuing unregistered design” fortbestehen.
Darüber hinaus wird es ein neues “supplementary unregistered design” geben, dessen Schutz sich im Gegensatz zum “continuing unregistered design” nicht auf die EU erstreckt. Es entsteht nur durch erste Offenbarung im VK. Dies bedeutet, dass auch Geschmacksmuster, die erst nach dem 31. Dezember 2020 offenbart werden, im VK als ergänzende nicht eingetragene Geschmacksmusterrechte geschützt werden können.
Europäische Patente
Das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ist kein Unionsrecht und ist daher vom Brexit nicht betroffen. Folglich werden Europäische Patente (mit britischer Benennung) weiterhin vom Europäischen Patentamt erteilt und sind im VK wirksam.
Bestehende britische ergänzende Schutzzertifikate bleiben weiter bestehen. Die unionsrechtlichen Verordnungen über das ergänzende Schutzzertifikat für Arznei- und Pflanzenschutzmittel sollen zudem auf am 31. Dezember 2020 im VK anhängige Anträge auf Erteilung eines ergänzenden Schutzzertifikats Anwendung finden.
Gerichtsstand bei Unionsmarkenverletzungen
Nach Ablauf des Übergangszeitraums haben Unionsmarkengerichte keine Entscheidungsgewalt mehr in Bezug auf das Gebiet des VK oder gar den “UK-Klon” einer Unionsmarke. Das Privileg des Forum Shoppings gemäß Artikel 125 Absatz 5 UMV gilt dann nur noch außerhalb des VK, wo nicht mehr wegen der Verletzung einer Unionsmarke geklagt werden kann.
Im Übrigen bleibt es dabei, dass Artikel 125 Absatz 5 UMV gemäß der EuGH-Entscheidung AMS-Neve vom 5. September 2019 (C-172/18) dahingehend auszulegen ist, dass der Inhaber einer Unionsmarke eine Verletzungsklage vor einem Unionsmarkengericht des Mitgliedstaats erheben kann, in dem sich die Marktteilnehmer befinden, an die sich die markenverletzende Werbung oder dergleichen richtet, obwohl die fragliche Werbung in einem anderen Mitgliedstaat veranlasst worden ist.
Der BGH sah das zuvor anders (Urteil vom 9. November 2017, I ZR 164/16 – Parfümmarken) und stellte für die Frage der internationalen Zuständigkeit nicht auf den Ort ab, an dem die Werbung zugänglich ist, sondern auf den Ort, an dem die Veröffentlichung des Angebots veranlasst wurde. Das schränkte Klagemöglichkeiten in Deutschland erheblich ein. Der EuGH hat diese Sichtweise jedoch inzwischen korrigiert und damit nicht zuletzt Deutschland als attraktiven Gerichtsstandort für Klagen wegen der Verletzung von Unionsmarken gestärkt.
Bestehende Verträge mit Dauerschuldcharakter
Der Brexit hat Auswirkungen auch auf Lizenz-, Koexistenz- sowie Unterlassungsvereinbarungen und andere Verträge mit Dauerschuldcharakter. So stellt sich beispielsweise die Frage, wie der Begriff “Europäische Union” in solchen Verträgen zu verstehen ist, wenn es um ihre territoriale Reichweite geht. Je nach dem, was die Parteien ursprünglich vereinbaren wollten, welchen Zweck der Vertrag verfolgt, wie die Zusammenarbeit der Parteien gelebt wird und welchem Recht der Vertrag unterliegt, kann das VK weiterhin vom Vertrag umfasst sein (mit der Folge, dass eine Partei gegebenenfalls ein Recht auf Vertragsanpassung hat) oder gerade auch nicht (mit der Folge, dass gegebenenfalls ein gesonderter neuer Vertrag abzuschließen ist, wenn das in Zukunft doch der Fall sein soll).
Handlungsempfehlungen
Das kurz bevorstehende Ende des Übergangszeitraums bedeutet eine Zäsur in der unionsrechtlichen Lebenswirklichkeit. Unternehmen, die auch im VK tätig sind, müssen handeln, wenn sie ihre IP-Rechte weiterhin umfassend sichern und durchsetzen wollen.
Ganz wichtig ist, alle derzeit anhängigen Verfahren, in denen UK- und Unionsmarken eine Rolle spielen, auf eventuellen Handlungsbedarf hin zu überprüfen.
Mit Blick auf die kommenden “UK-Klone” muss geprüft werden, ob sich dadurch nicht gegebenenfalls ein überflüssiger Doppelschutz ergibt, wenn und weil der Unionsmarkeninhaber bereits vor dem Brexit eine identische UK-Marke besessen hat. Hier gibt es Einsparungspotenzial. Vorsicht ist aber geboten: Soll ein doppeltes Recht aufgegeben werden, muss genau geprüft werden, ob dem nicht bestehende Lizenzverträge, laufende Verfahren oder sonstige Vereinbarungen mit Dritten entgegenstehen.
Wer jetzt eine neue Marke anmelden will und hierfür Schutz auch im VK braucht, muss neben einer Unionsmarke auch eine nationale UK-Marke anmelden.
Bei Recherchen nach besseren Rechten im VK sollte bis auf Weiteres immer auch eine Prüfung aller vor dem 1. Januar 2021 eingetragenen Unionsmarken in Betracht gezogen werden, da es einige Zeit dauern wird, bis das UKIPO-Register den neuesten Stand einschließlich der “UK-Klone” widerspiegelt.
Bestehende (Lizenz-)Verträge sollten aktualisiert werden. Das gilt zum Beispiel für die Klarstellung des territorialen Geltungsbereichs. Alternativ können Lizenzen für Unionsrechte erstreckt werden auf nationale britische Rechte, die infolge einer automatischen Klonung entstehen.
Autor Daniel Kendziur ist Partner im Münchner Büro von Simmons & Simmons LLP. Er ist auf die Beratung zum Recht des Geistigen Eigentums spezialisiert und verfügt über langjährige Erfahrung im Wettbewerbsrecht sowie in Marken- und Urheberrechtsstreitigkeiten, einschließlich softwarebezogener Urheberrechtsfragen und Designs.
